lunes, 12 de enero de 2015

Contratos de licencia y transferencia de marcas registradas

Columna “Derecho & Empresa”

LICENCIA Y TRANSFERENCIA DE MARCAS

Natty Bustamante Huiman (*)

Debido al constante desarrollo y evolución del fenómeno de la competitividad que se experimenta a nivel mundial, las marcas se han convertido en herramientas de vital utilidad e importancia para todos los empresarios que desean posicionarse en un mercado diferenciándose de otros, y que, a través de la creación de signos distintivos se les puede relacionar fácilmente con los productos y servicios que suministran ante los consumidores y que sólo ellos poseen. Además un aspecto importante en la actualidad es que las marcas constituyen un activo intangible valioso y aprovechable, el cual se considera tanto para la gestión y desarrollo del negocio como para su valorización, tal es el caso de la Marca “Apple” que, tras su lanzamiento en 1976 pocos imaginarían la trascendencia que esta marca tendría en el mercado, valorizada actualmente en 665.000 millones de dólares.

Es así que, debidamente registrada, una marca podrá gozar de todos los beneficios y exclusividad que su registro otorga, sin embargo es de especial atención que una vez concedido el registro de la marca es necesario ponerla en uso por parte del titular, ya que su “no uso” podría acarrear la cancelación del registro, y a esto se refiere el Art. 165 de la Decisión 486  de la Comunidad Andina cuando señala que “un registro de marca puede ser cancelado a solicitud de cualquier parte interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido usada en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina por su titular, por un licenciatario o por un tercero autorizado para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación(…)”  Quedando exceptuados los casos fortuitos o de fuerza mayor, en los cuales no procederá la cancelación por ser razones inimputables al titular.

Es por esto que podemos apreciar que existen sanciones graves por la falta de uso de la marca, por lo tanto el titular para evitar la cancelación de la misma, y en los casos en que no sea posible que pueda seguir explotándola, puede permitir su uso por parte de terceras personas, este es el caso de las licencias y transferencias de marcas.

En el caso de licencias, será el titular de la marca quien autorice a un tercero el uso de su marca, a cambio de una contraprestación económica en forma de regalías. Será el titular el que actúe como licenciante y el tercero como licenciatario, existiendo para esto varias opciones: la licencia de marca podrá otorgarse sobre la totalidad o parte de los productos o servicios para los que está registrada, y sobre la totalidad o parte del territorio donde tiene vigencia su registro. Además podrá ser una licencia exclusiva (cuando se especifique expresamente el uso de la marca únicamente a la persona a quién se le transfiere) o puede ser para varias personas de manera simultánea, incluido el mismo titular (este es el caso de los contratos de franquicia, como lo es la cadena de comida rápida “Mc Donalds” que existe en diferentes países a nivel mundial). Es necesario, conforme al Art. 162 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se registre ante el INDECOPI toda licencia de uso de marca.
 



Por otro lado, existe la transferencia de marca que es un contrato por medio del cual el titular de una marca transfiere todos los derechos sobre ésta a una tercera persona a cambio de una contraprestación económica, pudiendo ser celebrado entre personas naturales o jurídicas al igual que la licencia. Entre las opciones que nos brinda la transferencia de marca están la transferencia de la solicitud de una marca o, la marca ya registrada (lo cual es más seguro y recomendable para el adquirente ya que se entiende que esta marca cumple con todos los requisitos necesarios) además es necesario que dicha transferencia sea registrada ante INDECOPI. Es importante tener en cuenta que, como la transferencia supone el traspaso de todos los derechos que la marca conlleve, si recayera alguna medida o gravamen sobre ésta también se transferirían, por lo que sería importante actuar de manera diligente y revisar el certificado de la marca en INDECOPI a fin de evitar futuros hechos adversos.

Estas modalidades de prolongar la vida de las marcas registradas son muy útiles y resultan ser una gran inversión para seguir aprovechando marcas con un posicionamiento estable en el mercado y que generan rentabilidad y aumentan el valor de los empresas que las obtienen, ya sea en licencias (cediendo el uso de la marca)  o como transferencia (transfiriendo todos los derechos sobre la marca), lo que conlleva a que marcas de gran trayectoria y reconocimiento no se circunscriban a un solo territorio sino que puedan expandirse, o que puedan seguir siendo usadas por terceras personas cuando los titulares de éstas no tengan interés en hacerlo por sí mismas o no puedan hacerlo directamente.

(*) Universidad de Piura. Montes Delgado – Abogados SAC.

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